商標(biāo)退化（商標(biāo)退化）

簡(jiǎn)介

商標(biāo)顯著性退化或喪失將導(dǎo)致一個(gè)原為有效注冊(cè)使用的商標(biāo)演變?yōu)樯唐吠ㄓ妹Q，從而進(jìn)入共有領(lǐng)域無(wú)法為注冊(cè)人專有使用。（當(dāng)然未注冊(cè)商標(biāo)也有可能退化）。缺乏內(nèi)在顯著性的商標(biāo)可因?yàn)槭褂枚@得顯著性，同樣，一個(gè)原本具有顯著性的商標(biāo)也可因?yàn)榉N種原因而導(dǎo)致顯著性退化或喪失。為了使商標(biāo)所有人更好地避免退化，不少國(guó)家的商標(biāo)法都規(guī)定商標(biāo)所有人享有字典訂正權(quán)，即如果某一商檔被作為商品或服務(wù)的通用名稱收入字典、百科全書(shū)或參考讀物甚至電子數(shù)據(jù)庫(kù)，即使是一種非商業(yè)性使用，商標(biāo)所有人也有權(quán)要求出版人立即或至少再版時(shí)注明該標(biāo)記為注冊(cè)商標(biāo)。

對(duì)于商標(biāo)所有人雖然采取措施但仍不能阻止的商標(biāo)退化是否會(huì)導(dǎo)到商標(biāo)權(quán)利的喪失的問(wèn)題，目前的認(rèn)識(shí)尚不統(tǒng)一：美國(guó)的規(guī)定最為嚴(yán)厲，即只要商標(biāo)成為商品的通用名稱，不管是誰(shuí)造成的，一律可撤銷(xiāo)該商標(biāo)；歐美體則規(guī)定，商標(biāo)所有人只有在可為而不為的情況下才承擔(dān)退化的后果，到于采取措施后仍不能阻止的“退化”則不予考慮。

具體在判斷是否產(chǎn)生退化時(shí)，不能僅僅因?yàn)樵撋虡?biāo)也被用作某種獨(dú)特商品或服務(wù)的名稱，或用來(lái)識(shí)別該商品或服務(wù)，即被視為該商品或服務(wù)的通用名稱。在確定注冊(cè)商標(biāo)是否已成為商品或服務(wù)的通用名稱時(shí)，應(yīng)首先考慮注冊(cè)商標(biāo)對(duì)有關(guān)公眾所具有的主要含義，而不是購(gòu)買(mǎi)人的動(dòng)機(jī)。

原因及表現(xiàn)

當(dāng)某一類(lèi)商品沒(méi)有統(tǒng)一的通用名稱或通用名稱不為一般用戶所熟知時(shí)，一個(gè)新商品的商標(biāo)或此類(lèi)商品中的馳名或知名的商標(biāo)就可能被用來(lái)直接指代此類(lèi)商品，逐漸成為該類(lèi)商品的通用名稱，從而喪失了其原本具有的顯著性。如人們熟知的“阿斯匹林”、“味精”、“暖水壺”、“仁丹”等，它們?cè)瓉?lái)都是商標(biāo)，但現(xiàn)在卻成了商品的通用名稱。這種情況往往是社會(huì)公眾、媒體、同行等無(wú)意中造成的。而當(dāng)一個(gè)商標(biāo)演變?yōu)橐粋€(gè)商品的通用名稱后，就進(jìn)入公有領(lǐng)域無(wú)法再為注冊(cè)人專有。上文所述的內(nèi)蒙古杭錦后旗金穗食品工業(yè)有限公司遇到的正是這種情況。該公司通過(guò)受讓注冊(cè)，合法擁有“雪花”商標(biāo)，使用在面粉上。但隨著生活水平的提高，以內(nèi)蒙古恒豐食品集團(tuán)股份有限公司為首的國(guó)內(nèi)眾多面粉生產(chǎn)企業(yè)紛紛推出比特制粉還要高檔的面粉，并很快贏得消費(fèi)者青睞。由于該種面粉比特制一等粉還要白，因此這些面粉企業(yè)約定俗成般地都稱之為“雪花粉”，由于“雪花”商標(biāo)最先擁有者的漠然，未采取任何維權(quán)措施，才使得“雪花粉”異軍突起， “雪花”商標(biāo)的顯著性逐步退化。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在競(jìng)爭(zhēng)中采取種種不正當(dāng)手段故意侵權(quán)，將他人的注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行混淆或淡化使用，從而使得其顯著性逐步退化乃至喪失。其表現(xiàn)形式又有多種，最主要有混淆與淡化。

商標(biāo)的混淆，依照《商標(biāo)法》第52條規(guī)定的理解，主要是指未經(jīng)許可而在同一種或類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)。具體來(lái)講有四種情況：其一是在相同的商品上使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)；其二是在相同的商品上使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)；其三是在類(lèi)似的商品上使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)；其四是在類(lèi)似的商品上使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)。這些都是傳統(tǒng)上對(duì)商標(biāo)混淆狹義的理解。狹義的混淆僅是指商業(yè)來(lái)源的混淆，即公眾可能對(duì)商品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，將冒用者的商品或服務(wù)誤認(rèn)為是商標(biāo)權(quán)人的商品或服務(wù)。隨著商標(biāo)立法與實(shí)踐的發(fā)展，現(xiàn)在對(duì){昆淆的認(rèn)識(shí)一般是從廣義角度出發(fā)的。即除了商業(yè)來(lái)源的混淆外，凡可能給公眾造成兩個(gè)經(jīng)營(yíng)者之間存在聯(lián)系的誤會(huì)的，也屬于混淆行為。2002年最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》已有此規(guī)定。商標(biāo)的知名度越高，其被混淆的可能性也越大 上文的“陶華碧老干媽”和“金苑”商標(biāo)即屬于這種情況。

混淆作為商標(biāo)侵權(quán)行為，在《商標(biāo)法》及相關(guān)法律中都被明確禁止。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及商標(biāo)含金量的不斷提高（尤其是馳名商標(biāo)和知名商標(biāo)），單純通過(guò)禁止混淆已不能解決所有糾紛。此時(shí)反淡化理論應(yīng)運(yùn)而生。

商標(biāo)淡化依據(jù)國(guó)際上比較統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，是指減少、削弱馳名商標(biāo)或者其他具有知名度的商標(biāo)的識(shí)別性和顯著性的行為。商標(biāo)的淡化不是一般的商標(biāo)侵權(quán)行為，它不管商標(biāo)的所有人和使用人之間是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，或者存在混淆或誤解的可能性。表現(xiàn)形式主要有兩種：沖淡和玷污。沖淡又叫弱化或暗化，是指將他人的馳名商標(biāo)或具有一定知名度的商標(biāo)使用在不相同、不類(lèi)似的商品或服務(wù)上，從而削弱了該商標(biāo)與其所標(biāo)志的商品或服務(wù)之間的特定聯(lián)系，使得該商標(biāo)的顯著性與可識(shí)別性被弱化 如某公司將“海爾”用在自己經(jīng)營(yíng)的酒店上，使人誤以為該酒店與海爾公司之間有某種聯(lián)系。玷污是指將他人的馳名商標(biāo)或具有一定知名度的商標(biāo)使用在對(duì)該商標(biāo)的良好信譽(yù)可能產(chǎn)生貶低毀損作用的商品或服務(wù)上，使人們對(duì)該商標(biāo)產(chǎn)生厭惡的情緒，從而污染了該商標(biāo)的形象。如將“娃哈哈”用在廁所清潔劑上，“美寶蓮 ’用在痔瘡膏上。

商標(biāo)的混淆與淡化既有區(qū)別又存在密切聯(lián)系。它們都會(huì)對(duì)商標(biāo)的顯著性造成危害，都是商標(biāo)非所有人的故意侵權(quán)造成的?；煜c淡化都是商標(biāo)退化的原因之一。但混淆會(huì)造成商標(biāo)所有人的直接損失，而淡化所造成的損失往往是間接的、非顯而易見(jiàn)的。

判斷標(biāo)準(zhǔn)

一件商標(biāo)是否喪失了顯著性而退化成為商品的通用名稱，其判斷標(biāo)準(zhǔn)是看該商標(biāo)的主要含義是指商品的來(lái)源還是商品本身。

在1921年拜耳公司阿司匹林Aspirin商標(biāo)案中，法官提出了一個(gè)判定商標(biāo)是否成為通用名稱的標(biāo)準(zhǔn)。該法官認(rèn)為：“在我看來(lái)，在所有的這些案例中，唯一的問(wèn)題僅僅是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題：就雙方所爭(zhēng)執(zhí)的文字的用途來(lái)說(shuō)，這些購(gòu)買(mǎi)者對(duì)它的理解是什么？如果他們僅僅將它理解為某種被銷(xiāo)售的產(chǎn)品，那么我認(rèn)為，無(wú)論原告怎么努力讓購(gòu)買(mǎi)者理解出更多的意思，那也沒(méi)有什么不同?！睋?jù)此，法院裁定，拜耳公司的阿司匹林Aspirin商標(biāo)盡管最初具有顯著性，但是已經(jīng)退化成為“乙酰水楊酸”的通用名稱。

對(duì)待商標(biāo)顯著性退化的問(wèn)題，各國(guó)的解決方法不一。美國(guó)的態(tài)度最為嚴(yán)厲：只要商標(biāo)進(jìn)入公用領(lǐng)域，不論商標(biāo)權(quán)人是否有過(guò)錯(cuò)，都會(huì)引起商標(biāo)顯著性的退化，一律撤銷(xiāo)該商標(biāo)。法國(guó)曾經(jīng)否認(rèn)注冊(cè)商標(biāo)會(huì)流入公用領(lǐng)域而無(wú)法為商標(biāo)權(quán)人專有，并認(rèn)為只要商標(biāo)權(quán)人不主動(dòng)放棄商標(biāo)權(quán)，則仍可以作為注冊(cè)商標(biāo)繼續(xù)使用。但為了與《協(xié)調(diào)成員國(guó)商標(biāo)立法1988年12月21日歐洲共同體理事會(huì)第一號(hào)指令》的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，法國(guó)在修訂商標(biāo)法時(shí)承認(rèn)了商標(biāo)退化理論，《法國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》第L714-6條規(guī)定：“商標(biāo)使用人因其所為而使商標(biāo)出現(xiàn)下列情況者喪失商標(biāo)權(quán)：⑴在商業(yè)活動(dòng)中成為該商品或服務(wù)的常用名稱；⑵引人誤解，尤其是在商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)源方面?！?/p>

對(duì)于商標(biāo)顯著性退化的問(wèn)題，絕大部分國(guó)家以商標(biāo)權(quán)人的過(guò)錯(cuò)為前提。其實(shí)，即使商標(biāo)權(quán)人沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，只要商標(biāo)在事實(shí)上退化為商品的通用名稱，保留該商標(biāo)對(duì)于商標(biāo)本身和商標(biāo)權(quán)人都是沒(méi)有意義的。

中國(guó)《商標(biāo)法》沒(méi)有關(guān)于商標(biāo)顯著性退化的明文規(guī)定，只有《商標(biāo)法》第四十一條第二款、《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十三條，勉強(qiáng)算是防止馳名商標(biāo)淡化的規(guī)定。筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)在這次的《商標(biāo)法》修改中明確商標(biāo)顯著性退化的規(guī)定，確定商標(biāo)喪失原有的顯著性、退化為商品通用名稱時(shí)，將喪失法律保護(hù)，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)該商標(biāo)。商標(biāo)顯著性退化后不再具有區(qū)別產(chǎn)源的作用，若給予其商標(biāo)意義的保護(hù)，顯然違背公平原則，也損害社會(huì)利益。否定對(duì)顯著性退化或喪失的商標(biāo)的保護(hù)，才能體現(xiàn)法律對(duì)相關(guān)權(quán)利主體間利益的平衡。

防止商標(biāo)退化的策略

美國(guó)的商標(biāo)法理論依據(jù)商標(biāo)固有顯著性的強(qiáng)弱，將商標(biāo)分為四類(lèi)，即臆造商標(biāo)（又稱創(chuàng)新性商標(biāo)）、任意商標(biāo)（又稱借用商標(biāo)）、暗示商標(biāo)和敘述商標(biāo)（又稱描述性商標(biāo)），美國(guó)的這一分類(lèi)已為中國(guó)大多數(shù)學(xué)者所接受。實(shí)踐中企業(yè)可以根據(jù)這一理論，為自己設(shè)計(jì)出最具顯著性的商標(biāo)，即臆造商標(biāo)。由于臆造商標(biāo)在用作商標(biāo)前不具有其他任何含義，用作商標(biāo)后產(chǎn)生的商標(biāo)含義就是其第一含義，因此具有最強(qiáng)的顯著性與可識(shí)別性，其他經(jīng)營(yíng)者如非惡意侵權(quán)就不會(huì)使用，其自身防止混淆與淡化的能力最強(qiáng)大，易于商標(biāo)所有人對(duì)其商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行保護(hù)。而其它類(lèi)別的商標(biāo)則因顯著性較弱，很容易成為混淆或淡化的被侵害對(duì)象。

2005年初鄂爾多斯羊絨集團(tuán)內(nèi)銷(xiāo)總公司在國(guó)內(nèi)眾多媒體上發(fā)布鄭重聲明，為消費(fèi)者澄清以下事實(shí)：其一。鄂爾多斯市不等于鄂爾多斯羊絨集團(tuán)；其二，鄂爾多斯市的羊絨衫不等于鄂爾多斯牌羊絨衫；其三，鄂爾多斯羊絨集團(tuán)從來(lái)沒(méi)有開(kāi)展過(guò)任何形式的紗線定制成品業(yè)務(wù)。鄂爾多斯羊絨集團(tuán)此舉顯而易見(jiàn)是為了維護(hù)自己的商標(biāo)專用權(quán)，打擊不良競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的傍名牌、搭便車(chē)現(xiàn)象。但通過(guò)該案，筆者認(rèn)為鄂爾多斯集團(tuán)自身商標(biāo)設(shè)計(jì)存在不足。中國(guó)1993年修改商標(biāo)法時(shí)，增加了關(guān)于地名商標(biāo)的禁止規(guī)定，即“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)”。雖然“鄂爾多斯”商標(biāo)在注冊(cè)時(shí)并未違反該規(guī)定，但以地名作為商標(biāo)的弊端卻是明顯存在的。因?yàn)橐缘孛鳛樯虡?biāo)會(huì)給人以商品或服務(wù)來(lái)源的印象，商標(biāo)的使用是在表明商品或服務(wù)來(lái)自地名所指的地方。與此同時(shí)，當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)確定來(lái)自地名所指的地方時(shí)，允許該地名作為某一企業(yè)的商標(biāo)，就意味著該地方的其他企業(yè)不能在產(chǎn)品或服務(wù)上使用這一地名，這無(wú)異于授予一個(gè)企業(yè)不合理的壟斷權(quán)。同一地方的其他企業(yè)極易采取違法行為來(lái)打破這種壟斷。鄂爾多斯集團(tuán)面臨的正是這種狀況，且有愈演愈烈之勢(shì)。如筆者發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上許多毛線、絨衫編織店都打著“鄂爾多斯”的旗號(hào)，而其使用的毛線、絨線等并非“鄂爾多斯”品牌，究問(wèn)使用“鄂爾多斯”的原因，許多店主振振有辭，我們的絨線就是產(chǎn)自鄂爾多斯，故意混淆“鄂爾多斯”商標(biāo)與鄂爾多斯產(chǎn)地，對(duì)“鄂爾多斯”商標(biāo)的顯著性造成損害。倘若鄂爾多斯羊絨集團(tuán)在設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，充分考慮了商標(biāo)的顯著性問(wèn)題，則今日之尷尬實(shí)可避免。

當(dāng)然臆造商標(biāo)由于本身沒(méi)有含義，讓消費(fèi)者認(rèn)可和接受需要企業(yè)廣告宣傳的巨大投人，這讓許多企業(yè)望而卻步，但如果從商標(biāo)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益來(lái)考慮，還是應(yīng)選擇臆造商標(biāo)。

雖然中國(guó)的商標(biāo)立法經(jīng)過(guò)幾次修改已取得很大進(jìn)展，但與現(xiàn)實(shí)的需求相比，仍存在一些不足。

⑴商標(biāo)法應(yīng)對(duì)防衛(wèi)商標(biāo)作出明確規(guī)定

防衛(wèi)商標(biāo)是指為了防止他人的使用或注冊(cè)而對(duì)自己的核心商標(biāo)構(gòu)成威脅或損害而進(jìn)行注冊(cè)的商標(biāo)，包括聯(lián)合商標(biāo)和防御商標(biāo)。聯(lián)合商標(biāo)是指同一商標(biāo)所有人在同一種或類(lèi)似商品或服務(wù)上注冊(cè)的若干近似商標(biāo) 其中主要使用的為主商標(biāo)或正商標(biāo)，其余為聯(lián)合商標(biāo)。防御商標(biāo)是指商標(biāo)所有人把自己的馳名商標(biāo)或知名商標(biāo)注冊(cè)在不同類(lèi)別的商品或服務(wù)上，以防止他人的不當(dāng)使用或注冊(cè)。實(shí)踐中有一些知名企業(yè)注冊(cè)了聯(lián)合商標(biāo)與防御商標(biāo)（冠生園、娃哈哈等），但因商標(biāo)法對(duì)此尚未明確規(guī)定，使得聯(lián)合商標(biāo)和防御商標(biāo)的應(yīng)用帶來(lái)許多難題。如依據(jù)《商標(biāo)法》44條規(guī)定，使用注冊(cè)商標(biāo)，連續(xù)三年停止使用的，則有可能被撤消。這對(duì)于主要用來(lái)防衛(wèi)而并非使用的聯(lián)合商標(biāo)與防御商標(biāo)，顯然是難以克服的困難。

⑵修改《企業(yè)名稱管理?xiàng)l例》，使之與《商標(biāo)法》相協(xié)調(diào)

根據(jù)《企業(yè)名稱管理?xiàng)l例》的規(guī)定，中國(guó)企業(yè)名稱制度實(shí)行的是核準(zhǔn)注冊(cè)制和企業(yè)分級(jí)管理制，對(duì)企業(yè)名稱的保護(hù)限定在同行政區(qū)劃和同行業(yè)，這就給一些不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)者提供了可乘之機(jī)。他們將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的文字作為自己企業(yè)名稱中的字號(hào)或商號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，使得字號(hào)與他人商標(biāo)相沖突。近年來(lái)廣東出現(xiàn)的“花都”現(xiàn)象，體現(xiàn)了該問(wèn)題的嚴(yán)重性。上文的“良子”商標(biāo)與“良子”商號(hào)的糾紛也屬于此。為保護(hù)商標(biāo)所有人的商標(biāo)專用權(quán)，防止商標(biāo)顯著性被混淆與淡化，應(yīng)盡快完善《企業(yè)名稱管理?xiàng)l例》。

⑶商標(biāo)法應(yīng)對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)給予更充分的保護(hù)

中國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》和修改后的《商標(biāo)法》對(duì)未注冊(cè)的馳名商標(biāo)都給予了一定保護(hù)，但力度不夠，如對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)，《商標(biāo)法》給予的保護(hù)措施和救濟(jì)手段僅是停止侵害，至于損失賠償則未涉及，顯然很不合理。全國(guó)許多地方接連發(fā)生有關(guān)“小肥羊”案件，但由于“小肥羊”并未注冊(cè)，商標(biāo)局對(duì)其馳名商標(biāo)的認(rèn)定許多人并不認(rèn)可，各地法院判決結(jié)果也大相徑庭，使得該案發(fā)生后，未注冊(cè)馳名商標(biāo)的法律保護(hù)問(wèn)題日漸凸顯，因此有必要提高法律保護(hù)水平，以防眾多未注冊(cè)馳名商標(biāo)被混淆淡化，成為品牌公地。

中國(guó)已初步形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律體系，企業(yè)與個(gè)人應(yīng)充分利用這些法律資源，構(gòu)建自己立體交叉的商標(biāo)保護(hù)網(wǎng)。如上文中的鄭州金苑面業(yè)有限公司之所以贏得訴訟，關(guān)鍵就在于《著作權(quán)法》對(duì)“金苑”商標(biāo)沒(méi)計(jì)人楊芳的著作權(quán)的保護(hù)，否則單依據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》，已無(wú)法為其提供保障（因?yàn)椤鹪贰⒎邱Y名商標(biāo)，不能獲得特殊保護(hù)）。因此商標(biāo)所有人應(yīng)根據(jù)中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系的特點(diǎn)，恰當(dāng)運(yùn)用相關(guān)法律法規(guī)，如《著作權(quán)法》、《專利法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等，全方位包裝自己的商標(biāo)，如同上海冠生園的“大白兔”商標(biāo)一樣，形成一個(gè)商標(biāo)：『蟲(chóng)立小王國(guó)，切實(shí)有效地維護(hù)了自己商標(biāo)的合法權(quán)益，對(duì)防止商標(biāo)的退化，保持與加強(qiáng)商標(biāo)的顯著性起到了不可估量的作用。總之，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商標(biāo)作為無(wú)形資產(chǎn)含金量的不斷提高，馳名商標(biāo)和知名商標(biāo)被眾多經(jīng)營(yíng)主體假冒或混淆淡化，致使其顯著性不斷退化乃至喪失。為規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)秩序，理順競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為眾多市場(chǎng)主體提供一個(gè)良好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)作與發(fā)展的空間，有必要通過(guò)以上各種措施來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。